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Riesgo de confusión en marca alimentaria

La justicia comunitaria está obligada a pronunciarse sobre la admisión o no como marca de parte de una frase relacionada con el popular «kit kat»

  • Autor: Por JUAN RAMÓN HIDALGO MOYA
  • Fecha de publicación: 29 de marzo de 2005
 
Kit Kat, el producto objeto de litigio.

Las empresas alimentarias tienen especial interés en que los consumidores puedan relacionar sus productos con ciertos eslóganes o frases publicitarias. La única forma de proteger esta relación directa entre empresa y producto de una forma exclusiva es intentar registrarlos como marca.

Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas llegan no pocas peticiones relacionadas con el denominado «Derecho de Marcas». Y es que la distinción de un producto no sólo viene determinada por la calidad o las bondades de sus ingredientes, o su envasado o presentación al consumidor, sino a veces, y no pocas, por eslóganes o frases que acompañan al producto durante las campañas publicitarias.

Ahora la justicia comunitaria estará obligada a pronunciarse sobre la admisión o no como marca de parte de una frase relacionada con el popular «kit kat», y concretamente con respecto a la primera parte del eslogan que se hizo popular con el «Have a break, Have a kit kat [haz un paréntesis, tómate un kit kat]». El asunto, planteado en el Reino Unido inicialmente, enfrenta a dos gigantes de las chocolatinas, Société des produits Nestlé SA, como propietaria de la marca completa e instante de la nueva solicitud, y a Mars UK Ltd., que se opone al citado registro, en un pleito iniciado ante la justicia civil.

En la actualidad el tema ya ha pasado por el trámite de conclusiones del abogado general, que ha interesado que únicamente se reconozca el uso como elemento de una marca si el público lo percibe de forma que identifique a un determinado producto. El abogado entiende que el uso separado de distintos elementos puede considerarse marca si atribuyen una procedencia empresarial determinada, distinguiéndolo del que comercializan otras empresas.

La discusión inicial

Los tribunales entienden que el uso de un elemento de una marca es admisible si el público lo asocia a un producto concreto La discusión central planteada en el Reino Unido está en si se debe considerar que el eslogan «Have a break» tiene carácter distintivo por sí mismo o, si por el contrario, su carácter distintivo se debe a su uso reiterado y conocido como parte de la marca compuesta registrada por Nestlé, corriéndose el riesgo de que un producto que utilizara la primera parte del eslogan en la publicidad sería considerado como provinente de los fabricantes del «kit kat».

En un primer combate, el examinador de la Oficina de Patentes británica y un tribunal de primera instancia denegaron el registro de la marca porque el eslogan «no tiene carácter distintivo inherente ni lo ha adquirido» como resultado de su uso reiterado.

La Corte de Apelación, que es la que insta el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, si bien considera que la frase en cuestión carece de carácter distintivo inherente a efectos de su aceptación como marca, no excluye que «Have a break» haya adquirido ese carácter como consecuencia de su uso como parte del eslogan «Have a break, Have a kit kat», protegido como marca.

La Corte de Apelación, a pesar de las dudas planteadas, parece que ya se ha hecho una opinión propia para el caso de que la utilización de esa parte de ese eslogan remitiera necesariamente a los consumidores a la marca ya protegida. No tendría dudas en considerar que esta utilización, como parte de una marca, tuviera valor probatorio de carácter distintivo autónomo.

La cuestión prejudicial que plantea al Tribunal de Justicia, y que ahora está por resolver, es si el carácter distintivo de una marca puede adquirirse a resultas o como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca o de forma conjunta con ésta. El núcleo del presente litigio queda circunscrito a la cuestión de si esta clase de uso de un signo puede generar un carácter distintivo relevante a efectos del Derecho de marcas o bien se opone a su reconocimiento como marca.

El poder de las marcas

El concepto de marcas ya vino definido por la primera Directiva comunitaria del año 1989, que consideraba que podrán constituirse como tales todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Entre las causas de denegación del registro de una marca, la legislación de referencia incluye aquellas que carezcan de carácter distintivo, si bien se prevé una excepción si antes de la fecha de la solicitud del registro, y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

La inscripción de una marca no es una cuestión baladí para las empresas alimentarias, ya que la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, y le faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; o de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

En la actualidad, y bajo estos principios, un Reglamento comunitario, aprobado en diciembre de 1993, regula la marca comunitaria. Al amparo de estos principios, la normativa comunitaria determina que un signo tiene carácter distintivo cuando es apropiado para identificar un producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

De acuerdo con este planteamiento, a la hora de examinar si una marca tiene carácter distintivo, deberán tomarse en consideración los productos y servicios comprendidos en la solicitud de registro y la percepción que tiene de la marca el público relevante, que es el consumidor de estos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

CARÁCTER DISTINTIVO

 
Uso del elemento de marca que puede inducir confusión.

Las conclusiones del Abogado General parecen estar del lado de Nestlé, pues propone al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial remitida por la Corte de Apelación inglesa en el sentido de que el uso de un sintagma como elemento de una marca denominativa puede, en principio, dar lugar a que dicho sintagma adquiera el carácter distintivo necesario para ser registrado como marca.

En cualquier caso, precisa que la prueba del carácter distintivo adquirido mediante el uso como elemento de una marca exige que el público relevante perciba el elemento controvertido, en caso de uso separado, de forma tal que dicho elemento identifique un producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinga tal producto de los de otras empresas.

Entiende, como así apunta la Comisión, que las marcas complejas son percibidas por el público como un todo, cuyos diferentes detalles -en particular los elementos de la marca- no se detiene a examinar. Sin embargo, puntualiza que tal apreciación debe basarse en la impresión de conjunto producida por la marca.

Por ello, para acreditar el carácter distintivo adquirido mediante el uso como elemento de una marca, no basta con probar el uso de la marca en su totalidad, sino que debe acreditarse asimismo que el público relevante percibe el elemento controvertido, en caso de uso separado, de forma tal que dicho elemento identifica un producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distingue tal producto de los de otras empresas.

El Abogado General concluye que en el presente caso estamos ante la presencia de un elemento esencial, pues considera que el eslogan «Have a break» conducirá presumiblemente a muchos consumidores relevantes, de ser utilizado aisladamente, a completarlo de forma refleja con el sintagma «Have a Kit Kat». Una acción refleja que no es suficiente por sí sola para acreditar el carácter distintivo, pues en este caso sólo se pondría de manifiesto el riesgo de confusión. Por ello, además debe probarse que los consumidores relevantes atribuyen al fabricante de «kit kat» un producto identificado, como si fuera una marca, con «Have a break».

Bibliografía

  • Conclusiones de la abogado general Juliane Kokott presentadas el 27 de enero de 2005 en el asunto C-353/03, entre Société des produits Nestlé SA contra Mars UK Ltd.
  • Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
  • Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
  • ESPAÑA: Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



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