Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece los límites que todo productor debe observar cuando utiliza referencias geográficas en una marca para sus productos, a fin de evitar el riesgo de confusión en el consumidor con respecto a los productos alimenticios similares de la competencia. La cuestión es tan compleja que ha merecido un voto particular por parte de uno de los integrantes del Tribunal, cuyas conclusiones han sido contrarias al parecer mayoritario.
La sentencia del Tribunal induce a pensar que la cuestión planteada puede derivar en otros fallos judiciales contradictorios en el futuro, situación para la que debemos estar expectantes. De momento deberemos tener en cuenta el concepto jurídico que el Tribunal Supremo estable sobre «riesgo de confusión» y los elementos que han de tenerse en cuenta para determinar si estamos o no ante el citado riesgo, a fin de proteger no sólo al consumidor, sino a aquellas empresas que pueden verse amenazadas y perjudicadas por la utilización en una determinada gama de productos de marcas similares.
Los hechos que derivaron en el proceso judicial de referencia tienen su origen en la demanda que la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus presentaron contra la empresa Embutidos Villa de Graus S.A. Los primeros eran titulares de una marca colectiva mixta (compuesta por las palabras longaniza de Graus y el dibujo de un ejemplar de este tipo de producto alimenticio) concedida en 1995 para identificar no sólo a longanizas, sino a toda clase de embutidos. La segunda fue constituida con posterioridad a la publicación de la solicitud de la concesión del mencionado signo con el objeto de dedicarse a la fabricación y elaboración de productos cárnicos y alimenticios en general.
Diversidad de respuestas judiciales
La complejidad del denominado «riesgo de confusión» puede llevar a decisiones judiciales contradictoriasLa Asociación de Fabricantes de Longaniza consideraba que la empresa de Embutidos Villa de Graus realizaba actos de perturbación del derecho sobre la marca colectiva de la que eran titulares. En su opinión, el uso por parte de la demandada de su propia denominación social «Embutidos Villa de Graus» como denominación social y como marca o nombre comercial, identificando tanto su empresa como los productos alimenticios que elaboraba, creaba un evidente riesgo de confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial de los respectivos productos.
Por este motivo, interesaban de los jueces tanto el cese de los actos perturbadores como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por dicha actuación.
La determinación de los elementos que configuran el denominado «riesgo de confusión» en materia de marcas y con respecto a los productos que se comercializan no ha sido una cuestión pacífica en el ámbito judicial; y si bien el Juzgado de Primera Instancia les dio la razón, al considerar probado que entre la marca colectiva de la demandante y la denominación social de la demandada existían semejanzas suficientes para generar riesgo de confusión, la Audiencia Provincial correspondiente, se la quitó, negando la existencia del mismo.
Ahora, el Tribunal Supremo estima la demanda de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus y confirma la primera sentencia; si bien contando con un voto particular, que considera más ajustada a derecho la sentencia dictada en fase de apelación. Las diferentes interpretaciones judiciales otorgadas durante un mismo proceso para resolver un mismo tema denotan, cuanto menos, que además de ser controvertido, su solución es compleja.
Atentado a marca registrada
El fundamento para acoger la demanda de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus fue la violación de una marca registrada con el uso de una denominación social y el riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos.El Tribunal Supremo considera que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos representa un atentado esencial de la marca, en cuanto a signo identificador de la procedencia empresarial de los productos para los que se concede.
De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria sobre la materia, aduce que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. En este sentido, la normativa comunitaria sobre marcas comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca, y exige que el signo infractor se utilice a modo de marca para distinguir en el mercado productos al de otro signo equiparable a aquélla.
La sentencia del Tribunal Supremo considera que la existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Unos factores que son interdependientes entre sí, y que son tomados en consideración por los jueces a fin de dictaminar.
Riesgo de confusión para el consumidor
El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, el denominado «consumidor medio» de la categoría de productos de que se trate, y al que se le supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz.Como elementos de valoración, los jueces tienen en cuenta que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar; y que el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada.
La semejanza o no de los signos controvertidos en juego se ha de determinar teniendo en cuenta su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual; así como la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, atendiendo a la categoría de productos y a las condiciones en las que éstos se comercializan.
El derecho de prohibición reconocido al titular de una marca registrada, para que ningún otro operador pueda generar riesgo de confusión, abarca exclusivamente a productos idénticos o semejantes en virtud del principio de especialidad.
La aplicación del denominado «principio de especialidad» fue clave en la resolución de otro asunto tramitado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior entre Lidl Stiftung & Co. y Heinz Ibérica S.A. en un asunto dictaminado en el año 2001 sobre la marca mixta con la denominación «Orlando» que había sido registrada por la primera para los siguientes productos: «alimentos para animales, inclusive aditivos alimenticios sin medicamentos y complementos alimenticios para animales», y que se oponía a que Heinz Ibérica S.A. registrara la marca S ORLANDO para productos lácteos y harina y preparaciones hechas de cereales.
La oposición tenía su fundamento en el hecho de que su autorización incidiría directamente sobre el riesgo de confusión por la similitud existente entre la marca y los productos. Una primera resolución sobre la materia se produjo el 3 de febrero de 2000 por la División de Oposición, que desestimó el caso por considerar que no existía riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que estaba protegida la marca anterior, ya que aunque los productos pueden tener los mismos fabricantes y puntos de venta y estar compuestos por los mismos ingredientes, los productos de la parte recurrida están destinados al consumo humano, mientras que los de la marca anterior están destinados al consumo animal, por lo que sus usuarios finales son diferentes y no compiten entre sí.
La resolución final acoge estos planteamientos, aunque con ciertos matices, por cuanto considera que el riesgo de confusión presupone que los productos designados sean idénticos o similares teniendo en cuenta todos los factores que concurren en el asunto enjuiciado.
A pesar de que considera que no existe riesgo de confusión, entiende que el consumidor que debe tenerse en cuenta no es el que finalmente se alimenta de ellos (seres humanos o animales) sino quien los toma de las estanterías. Por otro lado, la Sala enjuiciadora considera que la identidad entre los demás factores alegados por la parte recurrente, es decir, las materias primas, la naturaleza, los fabricantes, los canales comerciales, los puntos de venta y la apariencia de los productos en litigio no basta para acreditar que son similares.
Y si bien entiende que los productos en litigio son alimentos y pueden tener la misma naturaleza, pues entiende que los alimentos para animales suelen contener ingredientes que también contienen los productos lácteos, las harinas y/o las preparaciones hechas de cereales, se comercializan a través de los mismos canales comerciales y casi siempre se compran en los mismos puntos de venta, por ejemplo en supermercados, lo cierto es que se colocan en estantes diferentes en un supermercado.
Y abunda en el hecho de que un pasillo o una sección de un pasillo del supermercado suele dedicarse a productos para animales y estar separado de los productos alimenticios para personas; y que los alimentos para animales también suelen venderse en comercios especializados, como por ejemplo tiendas de animales de compañía, donde no se venden alimentos para consumo humano como la harina, productos lácteos y/o preparaciones hechas de cereales; y que suelen contener otros ingredientes (adaptados), además de los que contienen los productos lácteos, harinas y preparaciones hechas de cereales.
El órgano decisor tiene en cuenta incluso la presentación externa diferenciada de los productos en litigio y sus diferentes requisitos funcionales (tamaño, peso, robustez, entre otros) para denegar el recurso planteado. Y concluye que el hecho de que los «productos lácteos, harinas y preparaciones hechas de cereales» por un lado, y los «alimentos para animales» por otro, sean de la misma naturaleza no compensa las numerosas diferencias existentes entre estos productos. El hecho de que los productos están destinados al consumo humano o animal es el factor decisivo.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Sentencia de 10 de mayo de 2004, publicada en el Diario de la Jurisprudencia, EL DERECHO, número 2041 de fecha 29 de septiembre de 2004.
- Resolución de 14 de septiembre de 2001, R 232/2000-4 Marca figurativa S ORLANDO/Orlando, resolución de la Cuarta Sala de la Oficina de Armonización del Mercado entre Lidl Stiftung & Co. KG y HEINZ IBERICA, S.A.
